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他山之石!判例视野下美国专利确权程序的性质
 发布时间: 2019-06-05   浏览: 75


  原标题:聚焦专利无效程序——


  判例视野下美国专利确权程序的性质


  近年来,专利无效宣告程序的性质与定位的争论多次伴随着专利法的修改出现。业界对此问题的观点莫衷一是,如民事程序说、准司法性质说等等,甚至有观点提出,应当基于程序的性质,对专利权无效宣告程序进行准司法改造,并提出了具体的改造路径。纵观域外其他国家和地区,在专利制度变革中对行政确权程序的性质也出现过类似争论,其中美国在专利法案实施后相关争论颇具代表性。众所周知,美国是判例法国家,回顾美国法院在一系列判决中对这一问题的回应,有助于我们对该问题的进一步思考。


  2011年6月23日美国通过其专利法修正案--《美国发明法案》(America Invents Act,下称AIA)。该法案被视为近60年来美国专利制度最全面、幅度最大的一次修改。时任美国总统奥巴马于2011年9月16日签署了该法案,并激动地将其称之为“美国半个多世纪以来最主要的专利制度改革”。在该法案中,一项重要内容就是改革美国专利商标局(United States Pantent and Trademark Office,下称USPTO)负责的专利授权后无效宣告程序即行政确权程序,在USPTO内设立了专利审理和上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,下称PTAB),由该委员会负责双方再审(inter partes review,下称IPR)和授权后再审(post-grant review,下称PGR)等专利行政确权程序,优化程序设置,增强程序活力与效果。


  IPR程序设立的目的在于让USPTO对于已授权的专利进行再审查,减轻低质量专利造成的消极影响,提高专利无效程序的效率。尽管IPR程序不同于法院诉讼程序,但也包含证据开始(Discover)、口审听证(Oral hearing)等具有“诉讼程序”性质的环节。在IPR程序的影响力不断提升的同时,美国的立法、司法机关,企业和法律服务行业等对该程序的关注程度也在提升,业界对于该程序性质与定位的思考、讨论甚至质疑也相继涌现。近年来,随着部分争议案件进入美国联邦巡回上诉法院和联邦最高法院,两级联邦法院针对业界普遍关注的涉及专利行政确权程序本质属性的基本问题作出了一系列重要的判决,在AIA运行初期就以判决的形式释明了专利行政确权程序的根本属性,及时回应了业界关注的问题,对于美国专利制度的运行发展起到重要的作用。


  一、2016年Cuozzo案:明确行政确权的法律定位


  (一)案情简介


  专利权人Cuozzo公司于2004年获得第6778074号美国专利权。针对该专利权,无效宣告请求人Garmin公司于2012年9月向USPTO提起双方再审。USPTO作出审查决定,宣告涉案专利权中部分权利要求无效。该案的一个主要争议焦点是:USPTO是否可以在专利行政确权程序中采用不同于联邦地区法院程序中的权利要求解释的规则?对此,Cuozzo公司主张:双方再审程序应被视为一种司法替代程序,因此其理应适用司法程序中的权利要求解释标准。USPTO则表示:USPTO所采用的权利要求解释标准是具有权威性的,至于是否应当被改动的问题,理应由国会作出决定,而非联邦法院;PTAB由国会立法而成立,其所适用的标准也应有立法机关确认或改动。联邦巡回上诉法院维持了PTAB的决定,随后该案进入联邦最高法院进行审理。联邦最高法院在判决中以8:0的一致意见支持了USPTO的做法。判决指出:AIA并未明确规定在双方再审程序中应当采用哪种权利要求解释的标准,USPTO有权制定并实施其专利确权程序中的规则,可以采用不同于联邦地区法院的标准。


  (二)判例观点及评析


  该案虽然涉及的是权利要求解释规则之争,其深层次原因是对PTAB确权程序的属性认识之争。即,PTAB确权程序是否属于类似于联邦地方法院的司法程序,或可视为司法程序替代品?如果答案是肯定的,那么USPTO就应当适用联邦地方法院的相关规则和标准,当然也包括权利要求解释的标准。对此,最高法院在Cuozzo案判决中予以了明确的回应,“IPR 程序不像是一种司法程序,而更像是一种专门化的行政程序。设立双方再审的目的不仅是要解决当事人之间与专利相关的争议,也要保护重要的公众利益:专利权的垄断应当限制在合法范围内”,“对于权利要求的解释,专利制度长久以来在专利局再审查程序和司法裁判程序中就存在不同的方式”。可见,最高法院明确认为IPR程序并不是司法程序的替代品,而是具备特定公益属性的行政程序,在该程序中实行与司法程序不同的规则与标准并无不妥。Cuozzo案是AIA实施之后进入到联邦最高法院的IPR程序第一案。最高法院在该案的一致意见中明确地指出了IPR程序是行政程序、具有公益属性,其影响深远。


  Cuozzo案涉及的权利要求解释规则的后续发展也值得一提。2018年11月,USPTO主动将其长期使用的权利要求解释规则,修改替换为联邦地区法院使用的解释规则,目的在于“增进与联邦地区法院间的协调性和一致性,以实现专利体系内更高的确定性和可预见性”。虽然从结果上看,USPTO与联邦地区法院的解释规则最终归于相同,但是USPTO的上述调整是自己主动选择的,这与Cuozzo案的判决并不违背,这种选择规则的“权力”正是最高法院在Cuozzo案中所认可的。


  二、2018年Oil State案:合宪性挑战,私权与公益


  (一) 案情简介


  专利权人Oil States公司拥有一项用于保护液压下的井口设备的专利权。2012年,专利权人在联邦地区法院起诉Greene's Energy公司侵犯该公司专利权,后者随即在USPTO启动了IPR程序。此后,联邦地区法院的侵权判定程序和IPR程序并行审理。2014年,USPTO作出审查决定,认定涉案专利权相对于现有技术是可预见的,故宣告其无效。Oil States公司诉至联邦巡回上诉法院,除了可专利性的问题之外,Oil States公司还对IPR程序的合宪性提出了质疑。该公司认为根据美国宪法第三条的规定,撤销一件专利的行为必须在美国法院中、在陪审团前进行审理。联邦巡回上诉法院维持了USPTO的审查决定,Oil States公司随后向联邦最高法院提出申诉称:“宪法规定专利权人享有获得陪审团审判和向宪法第三条法院提起诉讼的权利,但是IPR程序违反了这些权利”,“专利是私有财产权利,专利无效诉讼必须在宪法第三条规定的联邦法院审理,而不是在政府机构进行裁决”,“IPR程序无视先例,将专利诉讼从陪审团手中抢夺过来,交由政府官员处理”。


  (二) 判例观点及评析


  最高法院在判决中并没有支持Oil States公司的观点。判决指出:(1)授予专利权的行为涉及公共利益。因为授予专利权涉及“政府和其他人之间产生的问题”,具体而言,专利是“公共特许经营权”。在IPR程序中是对已授权专利的再次审查,其与专利授权涉及的基础是相同的,也涉及公共利益。因此,授予专利权和撤销专利权的程序交由行政机关处理是合理的,国会也通过立法明确地给了USPTO这样的权力。(2)Oil States公司提到的三个在先判例均指出“专利权属于私权”,然而这三个判例是在1870年专利法的时代下作出的,均不涉及该案中由国会授权设立的专利授权后行政再审程序。因此该案的判决与在先判例并不冲突。(3)历史上,专利无效程序通常是在18世纪的英国法院中进行审理,但在当时也存在着在行政机构枢密院中进行审理的专利撤销程序。因此,现如今国会设立的由PTAB进行审理的IPR程序并不违反宪法第三条的规定。何况,历史的实践在该案中并非决定性的,因为涉及公共利益的事项交给立法、司法或行政机关都是可以的。(4)最后,不能以USPTO的IPR程序和联邦法院的司法程序“看上去很像”就推导出IPR程序代行了法院的职责,继而得出其违反宪法第三条的规定。最高法院从来没有使用过这种“看上去像(look like)”的标准来判断该问题。(5)本判决只是回应IPR程序合宪性的问题,专利权作为一项权利受到宪法上正当程序条款和征收条款的保护。


  上述判决中,联邦最高法院以公共利益论为根基,借助历史分析的方法,回应了专利行政确权程序的合宪性问题。笔者认为,最高法院在Oil States案和Cuozzo案中的观点和伦理逻辑是一脉相承的:首先,专利授权确权程序涉及公共利益;其次,国会有权通过立法将涉及公共利益的事项交由行政机关负责;最后,USPTO的行政确权程序虽然和司法程序相似,但其并不是司法程序或司法程序的替代品,而是法律规定的特别行政程序。


  值得一提的是,Cuozzo案和Oil State案的判决分别是由布雷耶(Breyer)大法官和托马斯(Thomas)大法官执笔撰写,而两者分别是最高法院现任大法官中持“自由主义(liberal)”倾向和“保守主义(conservative)”倾向的代表性人物。因此,在某种程度上可以说,无论持何种政治立场,美国联邦最高法院的大法官们对于发明法案下专利行政确权程序性质和定位的认识是高度一致的。


  三、2018年Knowles案:USPTO“介入”诉讼


  (一)案情简介


  Knowles公司拥有第 8018049号美国专利权,无效宣告请求人Analog公司针对该专利权向USPTO提出无效宣告请求,USPTO于2015年宣告部分权利要求无效。专利权人Knowles对该决定不服,起诉至联邦巡回上诉法院。然而,请求人Analog因其宣告涉案专利无效的目的已经达成,拒绝参加诉讼程序。此时,USPTO局长Iancu行使了美国发明法案赋予的“介入(intervene)权”,参与到法院的诉讼之中,为USPTO作出的决定辩护。


  根据美国专利法的规定,在行政确权程序之后的司法程序中,通常是由原行政程序的双方当事人参加诉讼进行对抗。但同时也规定:针对双方再审和授权后再审的审查决定所提起的上诉,USPTO局长有权介入(shall have the right to intervene)到该诉讼之中。美国联邦巡回上诉法院应在审理上诉案件前,将审理的地点、时间通知美国专利商标局局长与各方当事人。该案的争议焦点就是:当一方当事人明确拒绝参加司法程序时,USPTO局长是否有权介入到诉讼之中。


  (二) 判例观点及评析


  联邦巡回上诉法院由三名法官组成合议庭对该案进行审理,以2:1的多数意见维持了USPTO作出的决定。少数意见认为:之所以允许行政机关介入到诉讼程序中,是因为涉及到与之相关的行政职责范围、程序设置和行政规定等事项的调查,即行政机关在该诉讼上具备与之相关的独立利益。而该案并不涉及上述利益,且另一方当事人已经缺席,故美国专利商标局无权介入。合议庭的多数意见则认为:根据35 U.S.C.§143的规定,USPTO局长拥有“无条件的(unconditional)、法定的(statutory)”介入权。并且,一系列的在先判例也都允许USPTO局长在原无效宣告请求人缺席的情况下,介入到司法程序中,为其审查决定辩护。多数意见还指出,他们遵循了联邦最高法院在Cuozzo案中的做法。在Cuozzo案中,无效宣告请求人因与专利权人达成和解而退出了诉讼,USPTO仍可以介入到司法程序中。


  笔者认为,“介入权”这项制度表明:USPTO在行政确权诉讼中具有独立的利益主张,即通过涉案决定,向法院说明其职责范围、程序设置和行政规定是合法、合理的。这种利益主张,不等同于双方当事人的利益主张,也无法由任何一方当事人代为主张。据此,如果以我国诉讼法理论进行分析,虽然当事人不服美国USPTO的确权决定而提起的司法程序在形式上通常采用双方当事人对抗的“类民事程序”,但是USPTO介入权的存在体现了行政机关独立的诉讼利益,该诉讼便具备了行政诉讼的基本特征。


  从Cuozzo案到Knowles案,美国最高法院和联邦巡回上诉法院在三年间通过一系列重要的判例,向业界释明了专利行政确权程序的性质和定位,充分认可了美国发明法案所塑造的PTAB以及行政确权程序的作用与价值。笔者认为,无论是从美国专利制度发展的历史轨迹出发,还是从AIA的诞生背景来看,美国立法和司法机关对专利行政确权程序持积极肯定的态度,既有其历史上的渊源,也是基于现实的理性选择。目前,恰逢我国专利法第四次修改之际,重温美国的这些经典判决中对于专利行政确权程序性质与定位的认定,对于厘清我国专利法修改进程中对于无效程序的诸多争议,都有着非常好的启发。(刘铭)(文章来源:中国知识产权报/中国知识产权资讯网